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外文商标容易因“缺显”被驳回?这些应对方法学起来!(上篇)

王斌 华进商标版权事业群

发布于:

2023-10-18 17:41

>>> 一、引言

商标的显著性,即商标的显著特征,是指商标应当具备的足以使相关公众区分商品或服务来源的特征。商标的显著性既可以是固有显著性,也可以通过使用获得。固有显著性是商标本身具有的,获得显著性则是商标通过不断地实际使用获得的。
通常而言,商标的固有显著性取决于商标标志与指定使用的商品/服务联系的强弱,商标标志本身与指定使用商品/服务的联系越弱,则商标显著性越强,反之则越弱。
缺乏显著性(以下简称“缺显”)是《商标法》第十一条第一款规定的不得作为商标注册的理由。相较于中文商标,外文商标由于经过翻译,含义的解释空间扩张,造成对外文商标是否具有显著性的审查结论可预期性不强的情况。因此,笔者在此对外文商标因缺显被驳回的情形进行分析,结合法律规定梳理外文商标显著性的判断规则以及克服缺显的方法。

>>> 二、涉及缺显被驳回的情形

1、外文商标用于指定商品/服务缺显,以《商标法》第十一条第一款为由驳回
《商标法》第十一条第一款规定了三种缺显情形:(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;(二) 仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;(三)其他缺乏显著特征的。
在外文商标被认定为缺显的案例中,关键在于判断外文商标含义与指定商品/服务是否属于仅直接描述关系。
在第62727076号“Linkage”商标驳回复审案中,国家知识产权局经复审认为“申请商标“Linkage”可译为“连接;联动装置”,使用在指定的集成电路、半导体等复审商品上,仅直接表示了商品的技术等特点”[1]。本案中,“Linkage”的含义与集成电路等指定商品的技术和功能呈现出显而易见的直接联系,因此被认定第十一条第一款第(二)项规定之情形。
根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(以下简称《规定》)第十一条,商标标志只是或者主要是描述、说明所使用商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地等的,人民法院应当认定其属于商标法第十一条第一款第(二)项规定的情形。商标标志或者其构成要素暗示商品的特点,但不影响其识别商品来源功能的,不属于该项所规定的情形。
关于如何区分“仅直接描述”和“暗示”,北京市高院在第5725400号“CELLFOOD”商标无效宣告行政诉讼案的判决中指出:“判断诉争商标是否属于‘仅仅直接’表示商品的特点,一般可以从以下两个方面考虑:第一,相关公众看到该标志的第一认知,即如果相关公众在看到某一标志时,无须想象即能判断出其属于对商品特点的描述,则该标志为直接描述性标志;第二,是否属于同业经营者描述该特点所使用的常用方式。需要通过演绎、解释、说明或者想象才能与商品的特点建立起联系,一般应归于暗示性描述,暗示性描述的标志具有显著特征[2]。

2、外文商标包含显著性部分和缺显词,以《商标法》第十一条第一款为由驳回

《商标审查审理指南》中规定了“一般来说,仅有申请人名称全称的,不具备商标的显著特征。”因此,对于这类包含地名、服务的申请人名称类商标,即使字号部分具有显著性,也会被认定整体缺显。
在第59716535号“Bangkok Dusit Medical Services”商标驳回复审案中,国知局认定“申请商标‘Bangkok Dusit Medical Services’使用在指定服务上,相关公众不易将其作为区分服务来源的标志加以识别,申请商标缺乏注册商标应有的显著性”[3]。即使其中的字号“Dusit”有显著性且已核准注册,也难以改变“Bangkok Dusit Medical Services”商标整体被认定缺显的情况。

3、外文商标包含显著性部分和缺显词,被引证近似商标驳回

当外文商标既包含有显著性的外文词汇也包含缺显词时,缺显词的加入通常不会影响近似比对的结论。有较多申请人为便于相关公众的识记,在选择外文商标时会选择将部分有显著性的外文词汇和行业通用词组合进行商标申请,如“AB+tech”。后半部分在商标审查中会被认定缺显,导致商标整体仍以有显著性的外文词汇进行近似比对,形成“AB+缺显词”被引证“AB”驳回的情况。
值得注意的是,对于哪些是可能被认定缺显的词汇,涉及到外文商标显著性的判断,在实践中存在一定解释空间,但总体上应根据中国境内相关公众的通常认识,对该外文商标是否具有显著特征进行审查判断。

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