华 进 视 角

深耕知识产权领域多年,以专业化视角解读理论与实践应用,提供专业策略参考。

新能源汽车出海,如何挑选商标申请类别和指定商品/服务

刘琴

发布于:

2023-11-02 15:11

来源:

华进解决方案中心

从国务院公布的我国2023年前三季度进出口数据来看,锂电池、电动载人汽车、太阳能电池,这三个被冠以“新三样”之名的产业,其出口值连续14个季度保持了两位数增长。在出口热的同时,新三样所属行业的出口商标数据也相应增长。其中,作为直面消费群体的新能源汽车,今年以来,在出海商标布局方面,也表现亮眼。随着越来越多的中国新能源汽车出口海外,其在商标申请的类别选择,以及商品和或服务项目挑选上,有哪些行业特性呢?
接下来,笔者结合自身多年服务中国企业在海外商标申请方面的经验,以及新能源汽车在海外商标布局的公开数据,与大家一起探讨,应该怎样挑选商标申请类别,指定商品/服务;挑选类别时,要遵循什么样的先后顺序;在当前发展阶段是否值得布局;指定商品/服务时,要从成百上千的项目中,挑中最合适的那几项来申请,能确保最终授权。
>>> 第12类-汽车及其结构部件等

毋庸置疑,包含了“运载工具;陆、空、海用运载装置”的第12类,是新能源汽车的核心类别。
当前尼斯分类中,第12类包含有Electric一词的商品超过30项,说明分类表也在不断更新,以适应新能源汽车企业对商标注册申请的需求。其中,电动运载工具Electric vehicles;电动陆地车辆Electric land vehicles,是被指定频次较高的商品。新能源车企,尤其整车车企,可以参照Tesla, Inc.(以下简称特斯拉),或国内头部新能源车企在海外商标申请所指定的商品。以特斯拉为例,其2023年最新申请的第12类商品为:
all terrain vehicles; land vehicles; electric vehicles, namely, all terrain vehicles, automobiles, and trucks; trucks; and structural parts therefor. (中文翻译:全地形车辆;陆地车辆;电动汽车,即全地形车、汽车、卡车;卡车;以及相关的结构部件。)
因特斯拉为美国企业,其在申请商标时,会基于美国商标保护的原则,选择更具体,且有投入实际商业使用的商品。中国的新能源车企在进入美国市场,布局商标申请时,也需遵循这个原则,基于实际使用或短期内规划,挑选商品项目,以防因选择的商品无法提供使用证据而无法获得保护。
在欧盟、俄罗斯等在商标申请之初无使用要求的国家/地区,则可以依据商品项目的数量限制,适当的扩大保护,但仍建议参考商标实际使用规划而定,以免因未使用的商品而被第三方提起不使用撤销。

>>> 第9类-APP,电池等
除第12类,第9类也是新能源汽车出海进行商标保护时,选择的一个重要类别。尼斯分类中文版对应的0901小类中,与汽车操作相关的可下载的计算机软件,智能驾驶辅助系统,智能网联系统等,是新能源汽车布局的热门商品。相应商品参考如下:
recorded computer software for operating motor vehicles in connection with intelligent driver assistance systems; recorded computer software for tracking driver behavior.(中文翻译:与智能驾驶辅助系统相连的机动车辆操作用已录制计算机软件;用于跟踪驾驶员行为的已录制计算机软件。)
第9类,尤其是包含了软件的0901群组,几乎是任何智能化的企业在申请商标时会保护的群组,因而第9类的申请,较之其他44个类别申请难度要更高。递交第9类商标申请是时,可能会被各国商标局引证各行各业的在先商标来驳回申请。因此,在以欧美等为代表,能够接受比较细致的商品描述的国家/地区,建议企业尽量选择更具体的商品,例如上面提到的“用于跟踪驾驶员行为的已录制计算机软件”,这样就可以和医疗软件相区分,从而获得商标共存。
按上述建议挑选商品,可以尽可能确保申请人在细分领域的商品项目上得到保护,但对应国家的(非规范商品)官费及律师的审核等服务费会相应增加。企业可结合自身的需求,确认是按通用的规范项目,例,可下载的计算机程序,来提交申请,还是参照上述实际使用的商品进行保护。
除了0901群组外,0922群组的电池,充电桩设备,如果新能源车企的产业链覆盖到此范围,则需要对应进行保护。相应商品参考如下:
Battery Charging Units; Charging Stations for Electric Vehicles; Charging Units for Rechargeable Equipment; Charging Stations for Electric Vehicles; Charging Units for Motor Vehicles.(中文翻译:电池充电装置;电动汽车用充电桩;可充电设备用充电装置;电动运载工具用充电站;机动车辆用充电装置。)
此外,车载音响系统,音频设备,导航设备等,同样属于第9类。对于产品覆盖面较广的汽车企业而言,可依据海外市场的规划,和实际销售的需求,在本类别扩充商品。

>>> 第37类-“4S店服务”等
汽车的销售及售后等,持续到现在依然更多是依靠线下的4S店来提供。汽车销售服务4S店,是一种集整车销售(Sale)、零配件(Sparepart)、售后服务(Service)、信息反馈(Survey)四位一体的店铺。对于需要在当地设立4S店来提供线下服务的新能源车企而言,这类服务主要是通过注册申请第37类商标来获得保护。
车企的消费群体,依据购买力的不同,会被车企按照售价进行划分。例如,A级车针对10W以下售价的车型,B级车针对10W到20W售价的车型等。新能源车企的消费群体,同样也适用类似的划分原则。在推出相对高端品牌时,该品牌除12类布局可以外,建议同时申请第37类。此种做法的好处是,针对该消费群体,在有别于原品牌线的4S店中,让消费者享受与高价位对等的汽车服务。
汽车保养和修理,运载工具充电服务等是在本类注册申请的重要服务。当前美国针对使用证据的要求愈加严格,在美国申请第37类,要评估是否能提供相应服务的使用证据。意图使用和已使用均要求在申请阶段递交使用证据,才能最终拿到商标注册证。如申请人规划在美国使用,要提前布局进行保护,则建议通过马德里延伸到美国,或基于优先权/他国注册来申请。通过这三种途径,申请人在申请阶段无须递交使用证据,而是在商标核准注册后的5-6年,递交使用证据以维持商标效力。

>>> 第35类-汽车的批发和零售服务等
4S店的整车销售,零配件等,如果是为他人提供服务,则其保护是在第35类。第35类是个非常特殊的服务类别。在海外,申请人可以选择第1-34类具体商品对应的批发和零售服务,例如汽车的批发和零售服务来申请商标。如果新能源车企在海外提供第三方平台,代理等服务,则需要在本类别进行保护。另外,提供电动汽车和能源产品领域的商业、贸易和公共政策信息,商业咨询等涉及到新能源领域的服务的,也可以选择在35类进行保护。
此外,在第35类主动进行商标申请,从商标保护的角度而言,还有两个重要的原因,一是预防第三人在35类抢注,一旦出现该情况,对于企业在当地的合法经销商的销售行为,会造成影响。二是在部分国家,例如泰国,审查员依据规定会进行跨类审查。第35类因其特殊性,几乎可以所有行业的商品及服务发生关联,因而在跨类引证驳回中,引证第35类商标出现的频次较高。因此,无论是出于真实需求,还是防御性目的,第35类申请都应该是要特别关注。

华进官方微信公众号

Copyright © 2021 华进J9游会专利商标代理有限公司.All Rights Reserved.